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NOTA SOBRE EL NUEVO REGLAMENTO DE MARCAS

23/05/2019

El Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, en vigor desde el día 1 de mayo de 2019, por el que se reforma el Reglamento para la ejecución de la Ley de Marcas, tiene como objeto principal el desarrollo de las modificaciones que en la legislación marcaria ha supuesto la transposición de la Directiva (UE) 2015/2436.

En esta publicación vamos a repasar las principales novedades, que pueden resumirse en los siguientes puntos:


i. Tipos de marcas

El apartado segundo recoge probablemente uno de los cambios más significativos, introduciendo una regulación específica de los distintos tipos de marcas.

De esta manera, con la nueva regulación se contemplan las siguientes marcas:

  • Denominativas estándar

  • Figurativas (gráficas, mixtas y denominativas no estándar)

  • Tridimensionales

  • De posición

  • De patrón

  • De color

  • Sonoras

  • De movimiento

  • Multimedia

  • Holográficas

El origen de estas nuevas marcas se halla en la eliminación de la representación gráfica como requisito para definir y delimitar el signo distintivo sobre el que se reclama la protección registral.

Esta exención, fruto de los avances tecnológicos, admite la posibilidad de representar los signos mediante archivos de sonido o audio (como WAV o mp3) y mediante archivos de vídeo (como MPEG o mp4).

 ii. Prueba de uso de la marca

El apartado once del Real Decreto introduce un nuevo artículo 21 bis, que desarrolla la prueba de uso que el titular de la marca solicitada puede pedir al oponente que impugne su registro.

La prueba de uso se puede solicitar cuando la marca prioritaria (oponente) lleve al menos cinco años registrada desde la fecha de solicitud, y solo será admisible si se efectúa formal y expresamente en documento separado y de modo incondicional, en el plazo de un mes desde la publicación del suspenso en el BOPI.

Asimismo, la redacción del nuevo artículo especifica el contenido de la prueba, señalando que se ha de indicar el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca, y además, intenta limitar los documentos y elementos que pueden presentarse para acreditar dicho uso, introduciendo como numerus apertus: facturas, catálogos, listas de precios, anuncios, envases, etiquetas, fotografías o declaraciones escritas relevantes.

Para concluir, se le dará traslado de dicha prueba al que la solicitó, para que en el plazo de un mes presente las alegaciones y observaciones que considere oportunas.

En este punto, permítanme dar mi opinión en cuanto a los efectos que puede tener esta nueva medida:

Por un lado, desincentivar el registro de marcas al libre albedrío o con intenciones no muy leales, dado que la protección marcaría se reservaría únicamente a aquellos signos que efectivamente están siendo utilizados.

Por el otro, limitar las oposiciones, pues esta prueba de uso, que presumiblemente se va instar por la mayoría de los titulares que vean suspendida su marca, conlleva una dedicación y un trabajo extra al escrito de oposición, y por tanto, un mayor coste en la presentación de dichas oposiciones.

Igualmente, este trámite de prueba de uso puede servir de antesala a un procedimiento de caducidad por falta de uso, y la resolución de la OEPM de precedente para una futura solicitud de caducidad.

Por tanto, convendría, a partir de ahora, ser más cauteloso con la marca prioritaria con la que formular la oposición a una solicitud de registro.

 iii. Renovación de la marca

En el apartado quince se introducen modificaciones en relación con el aviso de la expiración del registro de la marca, que se comunicará al menos seis meses antes de dicha expiración, y se establecen los casos en los que, pagando electrónicamente la tasa de renovación en el documento habilitado al efecto por parte de la OEPM, no será necesario presentar una solicitud para obtener la renovación total del registro de dicha marca.

 iV. Dolicitud de nulidad y caducidad

La última gran novedad se recoge en el apartado veintisiete, que introduce un nuevo Título IX en el que se regula el procedimiento administrativo de nulidad y caducidad, fruto de la competencia directa otorgada a la OEPM por la modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

Se regula tanto el contenido de la solicitud, los hechos, pruebas y alegaciones que el solicitante deberá aportar para fundamentar su solicitud, como las causas de su inadmisión.

También se detalla el procedimiento que deberá seguirse para realizar el examen de fondo de las solicitudes de nulidad o caducidad, la posibilidad de solicitar la prueba de uso durante el mismo y cuándo podrá acordarse la suspensión y el sobreseimiento de estas solicitudes.

Por último, subrayar el régimen transitorio de este procedimiento, que no entrará en vigor hasta el día 14 de enero de 2023.

 

López-Vélez García, Jorge

Abogado en Falcón Abogados